L’Avvocato. Marchi Registrati e di Fatto

Gent.mo Avvocato,

gestisco un’Azienda di produzione. Desidero sapere cosa prevede la normativa in materia di registrazione di un marchio al fine di contraddistinguere i miei prodotti da quelli dei concorrenti. Vorrei, inoltre, sapere in cosa si distingue un Marchio Registrato da un Marchio di Fatto.

 
 

Egregio Signore,

il Marchio è il segno distintivo dei prodotti e dei servizi di un’impresa. Si distingue tra il Marchio Nazionale, disciplinato dagli artt. 2569-2574 Cod.civ. e dal Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005), il Marchio Comunitario, istituito con il Regolamento Ce n. 40/94 del 1993 ed il Marchio Internazionale, regolamentato dalla Convenzione d’Unione di Parigi del 1883 e dall’Accordo di Madrid del 1891.

Al fine di ottenere una tutela giuridica il Marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico, deve possedere i requisiti della originalità e novità e deve essere tale da non ingenerare confusione tra i consumatori.

L’interessato può procedere al deposito dell’istanza di registrazione presso l’ufficio territorialmente competente sul quale intende esercitare l’attività imprenditoriale. Ad esempio, chi intende esercitare la propria attività imprenditoriale sul territorio italiano dovrà chiedere la registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ottenuta la Registrazione Nazionale, si potrà successivamente estendere la tutela del Marchio anche in ambito Internazionale attraverso la registrazione all’OMPI (Organization Mondiale de la Propriété Intellectuelle con sede a Ginevra n.d.r.). Per il Marchio Comunitario, invece, la registrazione, indipendente da quella nazionale, viene effettuata all’UAMI (Ufficio per la Registrazione dei marchi, disegni e modelli dell’Unione Europea con sede ad Alicante n.d.r.).

Un Marchio Registrato riconosce al titolare il diritto di esclusiva sullo stesso, diritto di esclusiva che decorre dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio Italiano Brevetti.

La Registrazione Nazionale ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile per un numero illimitato di volte, salvo le ipotesi in cui venga dichiarata la nullità del marchio per perdita di uno dei requisiti sopra indicati o per sopravvenuta ingannevolezza nei confronti dei consumatori o per mancato utilizzo del marchio per cinque anni.

Il Marchio Registrato viene tutelato sia penalmente che civilmente attraverso l’esercizio dell’azione di contraffazione nei confronti di chi utilizza un marchio volto ad ingenerare confusione con quello registrato.

Ai sensi dell’art. 2571 Cod.Civ “chi ha fatto uso di un Marchio Non Registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”. La tutela concessa ad un Marchio Non Registrato è minore di quella prevista per il titolare di un Marchio Registrato, in quanto il diritto di esclusiva di un Marchio Non Registrato si fonda sull’uso di fatto e sull’effettivo grado di notorietà raggiunto. Consegue che il titolare di un Marchio di Fatto con notorietà ad esempio locale, non può impedire ad altri di utilizzare lo stesso marchio, per gli stessi prodotti, in un’altra zona del territorio nazionale o di procedere alla sua registrazione.
 

*L’avvocato Roberto Pietro Sidoti si mette a disposizione per rispondere alle domande inoltrate a: info@studiosap.com